專利審查基準第二篇自111/7/1起生效

彭淑姿 協理／陳瀅安 資深專員

發布時間及生效日：

經濟部於民國111年6月27日發布命令，修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第三章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十四章，並自中華民國111年7月1日生效。

修正重點：

一、第三章「專利要件」（5.7.2 審查注意事項）：

新增第（5）點及第（6）點，說明有關發明及新型一案兩請，發明申請案審查中或發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，應俟新型舉發案行政救濟確定後，再續行發明申請案之審查。

二、第六章「修正」（4.2.2允許的刪除）：

申請人於收到審查意見通知函之前，主動以負面表現方式修正請求項，藉以排除與先前技術重疊的部分（disclaimer），申請人仍應提供先前技術文件，敘明理由，供審查人員憑斷，未提供者，視為引進新事項，惟若該先前技術已揭示於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，得例外不提出。

三、 第七章「審查意見通知與審定公告」（3.1.2 申請專利範圍之減縮）：

有關例示屬申請專利範圍之減縮的情形，將原第（6）點中「刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項」移到新增第（7）點，並說明除本項之情形外， 增加新的請求項皆不屬於最後通知修正限制所稱之「申請專利範圍之減縮」。

四、第九章「更正」（6.審查注意事項）：

為配合第 6 章「修正」之內容，新增有關以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載請求項之審查原則。

五、第十四章「生物相關發明」（4.2.4 有關寄存之注意事項）：

新增第（3）點，用以說明申請人應依專利法第 27 條第 5 項之規定，檢送外國所指定其國內之寄存機構寄存的證明文件應證明生物材料之寄存事實及存活事實。

普華提醒：

此次於第二篇第三章「專利要件」中所新增的第（5）點及第（6）點，相當程度地呼應專利法第32條第3項「 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利」。

提醒專利申請人注意，由於發明及新型一案兩請的模式係以相同創作為基礎，於此基礎之下，發明之審查結果應與新型專利之認定結果一致，故當新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定時，審查中之發明案將暫停審查直至新型舉發案行政救濟確定、而核准審定後至發明公告前之發明案，其核准審定書將被撤回，重為審查；故以發明及新型一案兩請之專利申請人除應注意權利接續及權利擇一以外，亦應重視與發明案對應之新型專利舉發，如遇有舉發，應予答辯以維護權利。