設計產業不可不知系列 – 藝人自創品牌構成商標近似？
2021-12-20
由於商標法與實務見解有其認定標準，因此，新申請商標如果與知名商標發生如同本案使用三個相同英文字母並且排列相同相類似情形，如何避免及了解實務如何認定標準，將非常重要；因此，於設計商標時，務必徵詢法律專家意見、了解實務評斷標準，以避免已完成商標設計卻無法註冊成功，更造成商業損失。
蔡朝安 主持律師／王萱雅 資深律師／李旻珊 律師
近期台灣知名藝人之自創品牌申請註冊商標時，因有知名外商B公司提出異議，由於此二商標都使用「三個相同英文字母」並且「排列次序相同」，產生兩者商標是否構成商標近似之爭議，這裡可能會產生的疑問是：如果以個人藝名英文姓氏作為商標是否可以？實際使用時結合其他圖案？或者於商品上標示生產地，有以上要素是否仍構成混淆誤認？
由於商標法與實務見解有其認定標準，因此，新申請商標如果與知名商標發生如同本案使用三個相同英文字母並且排列相同相類似情形，如何避免及了解實務如何認定標準，將非常重要；因此，於設計商標時，務必徵詢法律專家意見、了解實務評斷標準，以避免已完成商標設計卻無法註冊成功，更造成商業損失。
一、J .KAO品牌案例
由台灣知名藝人創辦之A有限公司於107年12月10日以「J .KAO GROUP」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所公告商品及服務分類第3類之化妝品、保養品等商品，向經濟部智慧財產局申請註冊，嗣變更商標名稱及圖樣為「J .KAO」，經准列為註冊第1995183 號商標（如附圖一所示）。於108年9月23日知名外商B股份有限公司以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，檢具註冊第388523號「Kao 」商標、第642986號「KAO」商標、第623793號「KAO」商標、第1694718號「Kao White 」商標、第1305339 號「Kao Essential 」商標（如附圖二至六所示），對之提起異議。經智財局認系爭商標之註冊違反該條項第10款（註）規定，以109年4月17日中台異字第G01080519 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。A公司不服，提起訴願，由經濟部以同年7月30日經訴字第10906306830號訴願決定駁回後，再依法提起訴訟。
【註】：商標有下列情形之一者，不得註冊：十、商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
二、關鍵點
- 系爭商標有無商標法第30條第1項第10款之適用？
三、法院觀點
（一）商標法第30條第1項第10款之解釋
所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標為同一來源之系列商標，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
（二） 法院如何看待本案
1. 商標是否近似及其近似之程度
- 系爭商標係由外文字母及符號「J .」與外文「KAO」前後排列所組成。而B公司之商標，或由單純外文「Kao」所構成，或由外文「Kao」結合識別性較弱之說明性文字「White」或「Essential」所構成，其中「White」有潔白等意，「Essential」有精華等意。兩造商標相較，主要識別部分均為外文「KAO」／「Kao」，若標示於同一或類似商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察，可能會誤認二者來自同一來源或使相關消費者產生兩造商標係同一系列商標之聯想，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。
- A公司雖稱系爭商標係取自執行長之中、英文藝名「高○○」、「Jean Kao」，有其特殊意思；系爭商標實際使用態樣均結合公司標章，相較於B公司實際使用態樣結合「月亮圖形」，予人印象迥異等語。惟查，所謂創意構思乃商標設計者內心主觀意思，並非消費者由商標圖樣即可得知悉，故判斷商標是否構成近似，應就該商標圖樣客觀上所呈現予相關消費者之寓目印象為依據，並不涉及商標設計人主觀上之創意等個人心理因素。而審究註冊商標與他人先註冊商標是否構成近似，應以其註冊商標圖樣為準，與商標實際使用態樣無涉。
2. 商品是否類似及其類似之程度
- 系爭商標指定使用之商品，與B公司商標指定使用之商品相較，均屬人體用之洗淨、敷用、塗抹用途之美容化粧清潔保養品，可滿足相關消費者之共同需求，於行銷場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，於原料、功能、用途、產製者、行銷管道、消費族群及銷售場所等因素上均具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形判斷，易使相關消費者誤認其為來自相同之來源，應屬同一或高度類似之商品。
- A公司主張系爭商標係指定使用於第3 類商品，而B公司商標則指定使用於第6 、2 、7 類商品，二者非屬同類，並不類似等語。然按，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，仍應依社會一般通念及市場交易情形判斷，並不受該分類之限制，此觀諸商標法第19條第6 項「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」之規定自明。
3. 商標識別性之強弱
B公司商標之外文「Kao」，雖為習見華人姓氏「高」之外文拼音，但與其指定使用之商品無直接關聯，復經B公司廣為使用較為相關消費者所熟悉，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，B公司商標應具相當識別性。
4. 相關消費者對二造商標熟悉之程度
B公司集團之經營範圍，有美粧用品、肌膚／美髮用品、健康護理用品、家居清潔用品及化學製品等均包含在內，其所販售之「Biore」洗面乳、「Curel」卸妝凝露等商標商品，均同時標示有「Kao」商標，且自西元2011年起有消費者於各網路部落格發表據以異議商標之卸妝蜜、護手霜、洗髮精、化妝水、香皂等商品之使用心得，堪認B公司於系爭商標註冊日前已有廣泛使用「Kao」、「Kaowhite」等商標於指定之商品。反觀系爭商標之使用情形，A公司執行長之Facebook網頁、該公司於104人力銀行之徵才廣告及公司網頁等之下載列印日期皆晚於系爭商標註冊日；系爭商標之商品、包裝盒（袋）、提袋等照片及相關廣告列印頁面並無日期標示，「J . KAO GROUP」Facebook粉絲專頁及貼文之日期均晚於系爭商標註冊日；所附新聞報導及消費者分享文，或無系爭商標之揭示，或其日期晚於系爭商標註冊日，且數量有限。因此，依現有證據資料，堪認B公司商標較系爭商標為我國相關消費者所熟悉。
5. 商品之產地並非判斷有無「混淆誤認之虞」之參考因素
A公司雖稱系爭商標之商品產地為臺灣，而B公司之商品產地應為日本，系爭商標商品有標示姓名與產地，應符合「附加適當之區別標示」，消費者不會產生混淆誤認之虞。但查，商品之產地並非判斷二商標有無「混淆誤認之虞」之參考因素，A公司所稱「附加適當之區別標示」核屬商標法第36條第1項第3款關於善意使用規定之範疇，與系爭商標之註冊涉及商標法第30條第1項第10款規定之適用無關。
實務認定本案構成商標近似之判斷標準彙整簡表（本表由作者自製）
認定標準 |
本案情形 |
|---|---|
商標是否近似及其近似之程度 |
A公司商標構成近似之商標，且近似程度不低 |
商品是否類似及其類似之程度 |
A公司的商品應屬同一或高度類似之商品 |
商標識別性之強弱 |
B公司商標應具相當識別性 |
相關消費者對二造商標熟悉之程度 |
B公司商標較系爭商標為我國相關消費者所熟悉 |
四、我們的觀察與提醒
此案例有以下幾個重點值得設計產業業者於設計或註冊商標時特別留意：
- 首先，法院判斷商標是否近似係以「異時異地隔離整體觀察」為原則，亦即該商標與他人商標之主要識別部分是否相似，並且無論商標設計是否具有特殊含義，僅以商標圖樣客觀上所呈現予消費者之印象為判斷依據，並「不」考量商標設計人主觀意思。另商標法第30條第1項第10款係以註冊商標圖樣為是否近似之比較客體，與商標實際使用態樣無涉。
- 第二、就商品／服務之同一或類似性，法院認為應依社會一般通念及市場交易情形判斷，亦即兩造之商品若足以滿足相關消費者之共同需求，於行銷場所及消費族群，或於原料、功能、用途、產製者、行銷管道、消費族群及銷售場所等因素上具有共同或關聯之處即該當之，而不受商標法施行細則第19條之商品及服務分類之限制。
- 第三，以商品之產地區別商品來源，雖可作為商標法第36條第1項第3款關於善意使用時所附加之適當區別標示，然與第30條第1項第10款有關混淆誤認之虞之判斷無關。
- 綜上，建議設計產業者在設計或註冊商標時應特別注意上述法院對於混淆誤認之虞之判斷。另外，最近新聞亦有報導有一由哥倫比亞那薩族（Nasa）原住民經營C公司，將旗下啤酒以Coca Pola命名（Pola在哥倫比亞是啤酒的意思，Coca是古柯樹的簡稱），而美國知名飲料業巨擘公司發律師函稱該公司若不將旗下啤酒改名亦將提告，後續發展亦值得觀察。
