設計產業不可不知系列 – 翻玩／戲謔仿作（Parody）商品？品牌聯名合作商品？

二、關鍵點

• 系爭商品使用A商標有無致相關消費者混淆誤認之虞或減損A商標識別性或信譽之虞而違反商標法第68條第3款規定？
• 系爭商品是否未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者而構成商標法第70第1款規定？
• 本件商品是否屬商標之戲謔仿作？

三、法院觀點

以下直接簡要說明實務判斷標準，並說明實務如何看待在台灣引用美國戲謔仿作案例時的觀點：

（一）法院認定B將近似於A商標之圖樣使用於商品及廣告文宣上，構成商標法第5條商標之使用

由於系爭商品使用幾近相同於Monogram Multicolor之彩色圖樣，其比例佔整體面積超過三分之二，成為最引人注目的焦點。其上雖另有「My Other Bag×THE FACE SHOP 」外文字，惟字體較小，且「My Other Bag」以英文草寫體呈現，對我國消費者而言認讀較困難。又系爭商品所使用圖樣與A商標高度近似，A商標本即較「My Other Bag」或「THE FACE SHOP」著名，具有高度識別性，容易引起相關消費者之注意，故系爭商品所使用圖樣遠比「My Other Bag×THE FACE SHOP 」給予消費者更強烈之指示來源的印象。此外，B之廣告文宣亦可見系爭商品及上述圖樣，應認B係為行銷之目的，將上述圖樣用於商品及其包裝容器、商業廣告上，並足以使相關消費者將其作為表彰其商品來源之標識，為商標法第5條「商標之使用」行為。

（二）法院認定B構成商標法第68條第3款侵害商標權之行為

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而本案法院認定B構成商標法第68條第3款，理由歸納如下8項：

• 兩造使用之商標高度近似：系爭商品所使用圖樣幾乎完全模仿A著名Monogram Multicolor 的彩色外觀，整體傳達給消費者均為「白底上彩色四葉／花朵圖樣」的視覺印象，兩造使用之商標為近似，且近似程度高。

• 兩造商品類別為同一或高度類似：A商標於101、102年均有註冊於第3類「化妝品」商品，嗣於106年7月3日始縮減商品類別，B自承系爭商品於105年9月29日在我國上市，故於B行為時，A商標 指定之商品類別有涵蓋「化妝品」商品，縱使其後限縮商品類別，並不影響侵權之成立。再者，A商標指定使用於皮件、服飾及配件、珠寶首飾等商品，與系爭商品之「粉盒」、「手拿鏡」等美妝商品相較，均屬與流行、時尚有關之商品，依一般社會通念及市場交易情形，B所使用之系爭商品與B商標指定使用之商品應屬同一或類似商品，且類似程度高。

• 兩者商標識別性之強弱：A為世界知名之皮件製造商，所製造之皮包、皮件等商品於我國廣為媒體報導、名人愛用，A商標為設計感強烈之英文字母及圖樣所構成，經A長期廣泛地使用於皮件、織品、腰帶、鞋靴以及其他配件各類商品上，已為我國之消費者所熟知之著名商標，故其識別性甚高。

• 商標權人多角化經營之情形：A隸屬於全球最大法國精品集團，除原有之精品包款相關產業，早已跨足電子產品、旅遊等不同領域，於上A之專賣店內，除陳列販售手提包以外，更販售有書籍、文具、鞋靴、服飾以及香水化妝品等，並廣為全球消費者所熟知，有多角化經營之情形。且在精品與美妝等流行、時尚產業之消費族群大量重疊之情形下，系爭商品上使用與A商標高度近似之圖樣，足以使相關消費者誤認系爭商品與A之商品係來自同一或有關聯之來源。

• 相關消費者對商標熟悉之程度：B雖主張MOB 公司曾經2014年於臺北統一阪急百貨設有一櫃位販售其商品，又THE FACE SHOP旗艦店於100年間在臺北市西門町設立，至今於我國已有十餘間門市，且THE FACE SHOP在我國網路購物平台廣為銷售，係相關業者及消費者所熟悉之彩妝美容保養品之著名商標品牌。惟MOB 公司於臺北統一阪急百貨之櫃位早已撤櫃，且MOB 公司或其品牌在臺灣也無實體店面，此外，B並未提出其在我國市場之銷售量、市場佔有率、廣告資料等具體證據，是由B所舉之證據，尚無法認為MOB 或THE FACE SHOP品牌為我國相關消費者所熟知，相較於上訴人A商標之高知名度與高度識別性，應認A商標較為相關消費者所熟知，而應給予更大之保護。

• 行為人是否善意：B於系爭商品上大比例之面積使用與A商標高度近似之圖樣，且其行銷系爭商品之廣告文宣，並非如其所宣稱係訴求「平價」、「環保」，向大眾表達「社會省思」意識等，而係使用「最值得珍藏的名牌氣墊粉餅」、「經典時尚」、「名媛」等用語，使相關消費者容易將系爭商品與A商標之精品形象產生聯想，有混淆消費者及搭上訴人商譽便車之意圖，並非善意。

• 系爭商品使用圖樣之方式，與A授權之聯名商品相似：觀諸系爭商品，同樣以大面積且顯著之方式呈現與A商標高度近似之圖樣，並於其上以較小字體併列「My Other Bag」及「THE FACE SHOP 」，使用方式與A授權之聯名產品極為相似，足以使相關消費者誤以為系爭商品圖樣之使用人與A之間，存在關係企業、授權關係等類似之關係，而造成相關消費者有混淆誤認之虞。

• 實際混淆誤認之情事：系爭商品標示與A商標高度近似之圖樣，銷售系爭商品的網路賣家或介紹系爭商品的部落客，均可直接辨認並以「LV款、LV包包款、LV控油款、Louis Vuitton、小路易粉盒、LV跨界合作款」稱呼之，足認系爭商品圖樣確會使相關業者及消費者A商標產生聯想，而有造成混淆誤認之可能。

（三）法院認定B構成商標法第70條第1項第1款之未經商標權人同意，明知為他人著名之商標而使用，視為侵害商標權行為

• A商標為著名商標：A商標主要由設計感強烈之英文字母及圖樣所構成，A為世界知名之皮件製造商，於我國廣為媒體報導、名人愛用，且參酌國際知名之品牌資料庫Brand歷年數據資料顯示，A之品牌具有極高之商業價值，A商標經A長期廣泛地使用於皮包、皮件等各類商品，其所表彰之識別性與信譽，已廣為我國之消費者所熟知，具有極高之知名度，為著名商標，並經我國經濟部智慧財產局編入著名商標名錄在案。
• 減損著名商標識別性之虞：A商標使用於皮包、皮件等商品已屬高度著名之商標，已如前述，縱使A商標指定使用於皮件、服飾及配件、珠寶首飾等以外之商品，與系爭商品之粉盒非屬同一或類似商品，惟系爭商品使用圖樣與A商標高度近似，B將前述圖樣使用於粉盒，足以使著名之A商標使用於皮包、皮件類商品給予消費者強烈指示單一來源的印象，很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，而有減損該商標之識別性之可能。

（四）本件商標戲謔仿作非得以合理使用作為抗辯

法院援引外國判決之原則

本件系爭商品上之圖樣與美國MOB案中MOB公司所使用之圖樣並不相同，使用之商品、使用態樣亦不相同，自不能直接援引美國MOB案判決，作為判斷本件侵權行為是否成立之依據。申言之，外國法院判決所示之見解，雖得作為法理予以參考，惟外國與本國之法制未必相同，且基於商標法屬地主義之原則，仍應就使用人在我國實際使用態樣，依我國商標法之規範，具體判斷是否符合合理使用之要件。

美國MOB案判決對於戲謔仿作之合理使用判斷標準

美國MOB 案判決認為MOB 帆布包上之圖案為戲謔仿作，主因在於：MOB帆布包一側固繪有A手提包，但係以足可辨識與原作差異之卡通方式呈現「袋中還有袋」（the-bag-within-a-bag) 畫面，且另一側以佔滿包面一半以上之大型字體印製"My Other Bag …" 字樣，徵諸上開圖案、字樣等使用形態、以及MOB 帆布包與A手提包均為供手提或肩背用之中大型包袋，美國文化下之消費者可立即領略此係承襲於平價車或老舊車保險桿張貼「我的另一台車是賓士」貼紙的經典笑話，玩笑性地表示：別看提袋者正在使用MOB 帆布包，但放在家裡的「另一個包包」（表明不是這個包）是A手提包，進而藉由將MOB平價粗活用的帆布包與A精品包進行有趣的對比，傳達出上開戲謔或詼諧的意涵；如同平價車或老舊車不會因為保險桿上張貼「我的另一台車是賓士」貼紙，就使得消費者誤認該車係來源自「賓士」或與「賓士」有關聯而違反商標法一般，MOB 公司的使用行為也不會使消費者誤以為MOB 帆布包來源自A或與A存在任何關聯，而清楚地向消費者表達「MOB 包與A沒有任何關係」。因此，美國MOB 案判決揭示成立商標戲謔仿作合理使用，須符合兩項要件：一、必須清楚傳達「與原作沒有任何關係」的訊息，而無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖；二、使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異，表達出戲謔或詼諧的意涵或論點，並為消費者立可察覺為戲謔仿作。

從我國法脈絡解釋戲謔仿作之合理使用

我國商標法第36條係有關商標合理使用之規定，由該條立法理由觀之，在我國商標法之規範下，主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，僅係戲謔詼諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，故非商標法上「商標之使用」行為，自無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人可主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。如上開二項抗辯均無法成立，使用人使用他人之商標，已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能，自已構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。上述美國MOB 案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用，所須具備之兩項要件，在我國商標法的規範下，亦應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為，或不致造成相關消費者的混淆誤認，而不構成侵害商標權之行為。

法院如何認定本件不得主張戲謔仿作之合理使用

• 基於文化和民情之不同，我國消費者難以了解本件戲謔或詼諧之笑點
  查"My Other Bag …" 之玩笑係源於美國人常在平價車或老舊車的保險桿上張貼"My Other Car …" （我的另一台車是賓士或其他精品車款）貼紙的經典笑話，美國消費者看見MOB帆布袋上"My Other Bag …" 字樣，應可領會與上開經典笑話有異曲同工之妙，而會心一笑，但對於我國相關消費者而言，其生活經驗中從未見過平價車或老舊車的保險桿上張貼"My Other Car …" 之類笑話，實難對於系爭商品上標示之「My Other Bag」字樣產生任何好玩、有趣之笑點。再者，系爭商品上文字表達之方式為「My Other Bag×THE FACE SHOP」，消費者只會認為上開文字係品牌名稱，而非像 "My Other Car …" ，是一句有待完成之玩笑，故本案「My Other Bag」並非作為藝術、言論表達之用，僅止於品牌名稱。

• 本件商品與美國MOB案之MOB 帆布包的屬性不同
  況本件系爭商品是粉餅、手拿鏡及小束口袋等小體積商品，根本不是"My Other Bag" 脈絡下的"Bag"，故其上縱有不明顯的「My Other Bag」字樣，恐亦如同在「六法全書」上張貼「我的另一台車是賓士」貼紙一般，就算是美國文化下的消費者，也無法領略其戲謔、詼諧之笑點何在。

• 本件B使用A商標足以造成消費者混淆誤認
  因系爭商品上有大面積且高度近似於A商標之圖樣，相關消費者會誤認系爭商品與A之產品係來自同一或有關聯之來源，B因此取得攀附A商譽之不正利益，已如前述。

四、我們的觀察與提醒

此案例中，由於B商品並未採取與A進行聯名合作的方式，而採取其他模式，因此，在商標權角度有以下重點值得設計產業業者在「翻玩」知名時尚品牌時特別留意：

• 與前一篇「商標近似與戲謔仿作」文章的案例相較，由於本篇案例為侵權行為，故涉及是否有「使用商標」的判斷，法院考量事項除了是否係基於行銷之目的外，並以他人商標於系爭商品所占比例、近似程度、商標識別性程度等因素，判斷是否足以使相關消費者將系爭圖樣作為表彰其商品來源之標識，由於翻玩商品多以知名品牌的商品或商標改作，因此，上述所提有關以他人商標於系爭商品所占比例、近似程度等改作都是須特別留意點。
• 本篇案例中兩造商標所使用商品並非完全屬於相同產業，惟法院認為因兩者均屬與流行、時尚有關之商品，且商標權人有多角化經營之情形，流行、時尚產業之消費族群大量重疊，足以使相關消費者誤認系爭商品係來自同一或有關聯之來源，甚至認為可能是A、B品牌間聯名合作商品等。
• 此外，於著名商標之侵權行為，法律賦予著名商標較一般註冊商標更高程度保護，除了傳統的商標近似、商品類似有致混淆誤認之虞之保護外，尚及於不同商品服務間導致著名商標識別性遭稀釋之情形，因此，在翻玩著名商標時，應特別留意其有更高程度的保護。
• 另值得注意者為，法院援引外國法院判決作為判斷戲謔仿作之合理使用情形時，仍係以我國法規定為依據，僅輔以外國法院判決之法理作為參考。本件法院以商標法第36條立法理由出發，認為因文化背景、個案所使用商品之不同，本件未能使消費者了解其戲謔、詼諧之涵義，反而因商標及商品近似性程度高，導致消費者有混淆誤認之虞，則此際既已違背商標最重要之功能，即辨識商品或服務來源，則無法適用商標之合理使用。建議設計產業業者於創作戲謔仿作之商品時，留意翻玩時，是否在當地文化足以產生戲謔、詼諧之涵義。