商標遭人搶註該如何因應? – 從新創航空公司案談起

2017-12-15

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商標向來為客戶是否購買產品的重要考慮因素,信譽良好的商標具有高度的經濟價值,因此知名企業商標遭搶註的事件,世界各地層出不窮,本期普華時事漫談將探討商標搶註行為是否合法、有何種補救的方式等。

蔡朝安主持律師 / 鄧萍玟協理 / 柯宗佑律師  

某新設受矚目的航空公司(下稱「S航空公司」)於人事、機隊、地勤等正積極籌備,最近向經濟部智慧財產局(下稱「智財局」)申請註冊中、英文商標及公司LOGO時,才發現其中文公司名稱已遭某旅行社搶先註冊為商標,該S航空公司雖已依商標法向智財局提出異議,然該異議得否成立,仍屬未知。商標向來為客戶是否購買產品的重要考慮因素,信譽良好的商標具有高度的經濟價值,因此知名企業商標遭搶註的事件,世界各地層出不窮,本期普華時事漫談將探討商標搶註行為是否合法、有何種補救的方式等。

搶註他人商標是否合法,為何公司名稱能被他人註冊為商標

依商標法第30條第1項第12款,若是依業務往來等機會,得知他人有未註冊的商標,並且基於抄襲的意圖而申請註冊,智財局不得核准。舉例而言,Apple公司與B公司有業務往來,B公司偶然得知Apple公司並未申請商標,隨即基於惡意抄襲的意圖,向智財局申請註冊Apple為商標,此時智財局若發現有此種情況,依法即可以不核准該商標申請。然實務上因智財局人力有限,很難期待審查人員對於每一申請案,都能檢查出不合要件的地方,因此搶註成功的案例時有所聞,為此,商標法亦設有異議、評定及廢止等救濟制度,讓僥倖搶註成功案件有補救的機會。

商標註冊是依商標法向智財局申請,公司名稱則是依公司法或商業登記法等,向經濟部商業司登記,隨著經濟發展,我國現存公司數量已達695,225家(至2017年11月止),難免有商標名稱與其他公司或商號名稱相同的情形發生。然而以他人公司名稱申請商標,並不一定違反商標法,只要商標申請人並非出於惡意抄襲,或者已明知是他人著名商號,一般而言主管機關並不會依商標法第30條第1項第12款或第14款,予以否准註冊。

向智財局請求救濟 – 異議、評定或廢止 

商標遭他人搶註,原則上有三個方式可以救濟。一為異議,「任何人」若發現有惡意搶註的行為,皆得自商標註冊公告日後3個月內,依商標法第48條向智財局提出異議;二為評定,於公告日後5年之內,「利害關係人」若認為有搶註行為,可依商標法第57條向智財局申請評定;三為廢止,無正當理由3年未使用商標,智財局得依商標法第63條廢止該商標。

買回遭搶註之商標

除了循前述的救濟方式,S航空公司亦可與對方協談,例如透過支付該台中旅行社商標授權金的方法,取得對方同意商標共存登記,再向智財局申請商標,如此一來智財局才可能核准S航空公司的商標申請案。

結語

大企業經營發展新設公司,所涉及層面甚廣,如公司登記所在地(例如要設在我國或是開曼群島等)、公司組織型態(股份有限公司或閉鎖性股份有限公司等)、集團架構規劃、專利權取得的方式、稅務規劃,乃至商標申請等,所需專業人才包含協助開創新公司的顧問團隊、律師、會計師、專利師及工商登記專業人員等,前述專業人員若缺乏溝通,可能對公司帶來莫大風險。以本案為例,於對外宣布成立S航空公司前,協助開創新公司的顧問團隊即應先轉知合作律師,有經驗的律師即會建議在宣布之前,先註冊商標,以免第三人聽聞消息後立刻搶註商標;另外,律師也會先進行商標檢索,若發現有相同或近似的商標,立即與商標設計公司再討論修改,或者重新選擇其他名稱,即可以免於公司進行大力宣傳後,才發現商標已被他人註冊的尷尬情況。由此可見專業團隊間之溝通合作甚為重要,大型之事務所因具備各種專業團隊,除可提供一站式的服務外,亦可達到內部密切溝通的目標,降低客戶不必要的風險。

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蔡 朝安
普華商務法律事務所 主持律師, PwC Taiwan
Tel: +886 2 27295200
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鄧 萍玟
協理, PwC Taiwan
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