設計產業不可不知系列 – 水波紋圖樣構成商標侵權？

二、關鍵點

• 系爭產品上之水波紋圖樣是否作為商標使用？
• 系爭產品是否侵害系爭水波紋商標？

三、法院觀點

首先說明商標法第5條第1項關於商標使用之判斷因素，以確立侵害商標之前提要件，即B公司係「使用」系爭商標圖樣；再者，說明法院認定B公司使用系爭商標圖樣足以構成侵害商標權之理由。

（一）法院如何認定系爭產品上之水波紋圖樣係作為商標使用

商標法第5條第1項之解釋

按為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品，並足以使相關消費者認識其為商標，即為商標之使用。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。

B公司在系爭產品上使用系爭水波紋圖樣

• 系爭水波紋圖樣具有識別性且為著名商標
  A公司自1985年推出EPI商品以來，不但歷年都有新品推出，更有許多以EPI為主題之形象廣告，A公司更在2012年以EPI為宣傳主軸，大舉推出各式EPI商品，包括皮包、化妝包、皮夾、名片夾及皮帶等等，並以「EPIisMagic」為概念拍攝廣告，特別突顯EPI繽紛色彩，透過當年度媒體宣傳的曝光，EPI系列也成功成為A公司的話題商品。2011年至2014年我國消費者購買EPI商品的金額累計高達約4億6,500萬元台幣，而A公司至今仍不斷投入大量廣告行銷系爭水波文商標商品，足見系爭水波紋商標已因A公司在我國長期廣泛使用及宣傳行銷，其知名度已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度，故B公司等辯稱系爭水波紋圖樣僅為一般裝飾紋飾、無從使人識別其為商標，顯無足取。

• B公司在系爭產品上使用水波紋圖樣，已足以使相關消費者認識其為商標
  B公司之系爭產品除使用與系爭水波紋商標相同的紋路外，其款式更是仿製A公司之「水桶包（Noe）」及「Neverfull」等經典包款，整體觀之與A公司之商品如出一轍。又A公司EPI商品之特色，即為整個皮包外觀均使用系爭水波紋商標，系爭產品亦係整個皮包外觀均以水波紋覆蓋，足見其使用方式與A公司相同。而B公司於銷售系爭產品時，其廣告文案以「水波細紋lisa牛皮水桶包」、「Ellen水波紋牛皮桶包」等為其品名，在網路介紹文案亦強調「時尚壓紋超吸睛！」、「訂製水波紋限定LOOK」及「搭配立體水波紋線條洋溢著優雅細緻的法式時尚風情」等等，足見B公司係將「水波紋」圖樣及法式時尚精品等作為其宣傳系爭產品之重點，顯見其有攀附A公司EPI商品之意。準此，系爭水波紋商標既為我國相關公眾所熟知之著名商標，B公司亦有攀附A公司商譽之意圖，堪認B公司在系爭產品上使用水波紋圖樣，客觀上已足使消費者以該水波紋圖樣區辨商品或服務之來源，主觀上亦有將水　　　波紋圖樣作為商標使用之意，自符合商標法第5條商標使用之定義。

• B公司抗辯其未將系爭水波紋圖樣作為商標使用，並不足採
  B公司雖主張其已將B公司商標附於皮包上，顯見B公司非將水波紋做為商標之使用，且國際知名品牌皮件亦使用水波紋，可見將系爭水波紋商標作為紋飾使用乃業界常態，並不足以使人誤認為商標之使用。惟系爭產品上之B公司商標吊牌並不顯眼且容易被遮掩，稍加不注意即會被忽略，況系爭產品就水波紋圖樣是否構成商標使用，應依上開標準綜合判斷之，不因系爭產品上是否另外有附加其他商標而受影響。再者，無論第三人是否有使用系爭水波紋圖樣，均僅為A公司是否對第三人行使權利之問題，核B公司是否侵害A公司商標權無涉。

（二）法院如何認定系爭產品侵害系爭水波紋商標

商標法第68條規定

按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。故若以相同商標使用於同一商品上，即為侵害商標之行為，無庸再審酌是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

系爭產品使用系爭水波紋圖樣係侵害A公司商標權

• B公司係以相同商標使用於同一商品，構成商標法第68條第1款之侵權行為
  經比對系爭產品上所使用之水波紋圖樣，與系爭水波紋商標圖樣，兩者均為橫條壓紋，其等在紋路走向、粗細間隔高度等，均幾近相同而無從區辨，堪認兩商標圖樣相同，又系爭水波紋商標指定使用於「皮革及人造皮；旅行袋，行李箱，旅行用皮夾，旅行用皮件，皮箱，手提行李箱，保護衣服用之攜帶提袋，不含化粧用品之化粧箱，背囊，附肩袋之女用手提包，手提袋，公事箱，公事包，錢囊，口袋型皮夾，小錢包，鑰匙包，信用卡用皮夾，支票簿用皮夾，支票簿皮夾，手拿式文件包，雨傘」商品，而系爭產品為附肩袋之女用手提包、手提袋，兩者為相同商品，自構成現行商標法第68條第1款商標之侵害。

• 退步言之，系爭產品使用高度近似之商標，足以造成消費者混淆誤認之虞
  縱認兩商標並非完全相同，然其橫條壓紋之呈現方式，異時異地隔離觀察，亦屬高度近似，且系爭水波紋商標為著名商標，具高知名度，他人稍一攀附即會使消費者產生混淆誤認之虞，系爭產品之水波紋圖樣使用方式與A公司使用系爭水波紋商標之方式完全相同，均覆蓋於整個皮包外觀，自有使相關消費者產生混淆誤認之可能，仍構成現行商標法第68條第3款商標之侵害。

• B公司抗辯系爭產品已標示其商標而不致混淆誤認，並不足採
  本件系爭產品上雖有標示B公司之商標，其直接交易相對人雖不致誤認系爭產品為A公司所販賣，然對於非直接交易之其他消費者（包含潛在消費者或可能接觸商品之人）而言，其僅憑產品外觀全以水波紋圖樣覆蓋之情形觀之，在未接觸其價格、品質及其他商品標識時，仍有可能誤認系爭產品係來自商標權人或其所授權之人，此情形仍應該當於「有致相關消費者混淆誤認之虞」之客觀構成要件。

• B公司有侵害系爭水波紋商標之故意，A公司得請求損害賠償
  B公司等係鎖定追求時尚流行的消費者為其顧客，而B公司與A公司為同業關係，於製造產品或採購進貨時必須時時掌握全球時尚潮流，以使產品符合流行趨勢，而A公司為引領時尚之翹楚，且系爭水波紋商標商品已推出30多年，B公司等豈有不知系爭水波紋商標存在之可能。尤有甚者，B公司負責人曾指出：「B公司有一半的商品是復刻名牌款……」。再參酌系爭產品與A公司EPI商品之包款完全相同，其水波紋圖樣之使用方式亦無二致，B公司銷售系爭產品時亦強調「水波紋」圖樣。綜上所述，足證B公司明知系爭水波紋商標為A公司註冊商標，為意圖攀附A公司商譽，而有侵害系爭水波紋商標之故意。A公司得依商標法第69條第3項，對於故意侵害其商標權之B公司，請求損害賠償。

四、我們的觀察與提醒

透過此案例，值得設計產業業者於設計產品外觀時，留意以下三項：

• 首先，「產品外觀之紋路」亦可能為他人註冊之商標（依商標法第18條規定，商標指任何具有識別性之標識，而足以使相關消費者認識為指示商品或服務之來源者）；
• 第二，設計時應留意使用「紋路圖樣之方式」、「產品款式」、是否涉及知名品牌之「紋路商標」；
• 第三、法院認為「消費者」之概念非僅限於直接交易之消費者，亦包括非直接交易之其他消費者，如潛在消費者或可能接觸商品之人。對該等消費者而言，若販售業者之商標不明顯，則僅憑產品外觀圖樣覆蓋之情形觀之，仍有可能誤認系爭產品係來自商標權人或其所授權之人，故仍構成「有致消費者混淆誤認之虞」之要件。